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《高通案启示录I》新兴科技之标准必要专利实务:取得阶段

2019-10-14 08:32北美智权报

【李秉燊/美国杜克大学法学院访问学者】

水能载舟,亦能覆舟。当美国高通公司以SEP (标准必要专利) 授权架构取得商业上巨大成功时,2019年5月,美国加州地院的判决却可能颠覆该公司运营的核心商业模式。因此,在高通案之后,个别厂商如何从该案学习到的启示,运用合适手段取得、实施和防御SEP,是产业竞争的重要课题。本系列将分为新兴科技产业SEP之(1)取得、(2)实施,和(3)防御等三阶段的实务介绍。

资通讯产业瞬息万变,第五代移动通信技术(5G)蓄势待发;生物科技如雨后春苗,基因编辑等新兴技术更有如旭日东升般照拂万物。惟,万流莫不归于一宗,为符合产业间不同产品应用与技术兼容性(compatibility)需求,新兴科技技术标准的制定和标准制定组织(standard-setting organization,SSO)如何运作,在技术应用的扩张中扮演著不可或缺的角色。

以个别厂商竞争策略来看,如何参与SSO形塑产业标准的过程,进而申请(apply)、揭露(disclose)涵盖技术标准的专利,并在取得(acquire)标准必要专利(standard essential patent,SEP)后积极采取授权策略以获取利益(或称为货币化,monetization),是其伴随产业脉动持续成长的不二法门。相对的,站在防御角色,个别厂商如何循序渐进的进行回避设计、抗辩、甚至无效系争专利,给予仅是登门敲诈的专利拥有者(或有称专利蟑螂)当头棒喝,亦为产业竞争中个别厂商必须了解的实务议题。因此,本系列将介绍标准必要专利(1)取得、(2)实施,和(3)防御等三阶段的新兴科技产业之标准必要专利实务。

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作为本系列第一篇的(1)取得阶段,本文首先简介SEP定义与美国高通案之后,将分析新兴科技产业中,不论是申请获核准或透过购买等取得SEP过程中应予考量的实务细节。

SEP与2019年美国高通案

SEP是透过产业成员自愿性共识协商形成标准后宣告的专利,且具有无可回避、不可替代的特征。据SSO所发布的智能财产权政策(IPR policy)的定义,考量一般技术方法和设定标准时的技术领域状态,在制造、销售、使用或其它方式实施该标准的元件或方法时,必定会侵害该标准必要专利。因此,实务上多采取授权并获得权利金的模式,使发明者得以获益,该标准技术亦能广泛实施于各项产品以促进产业发展和该项技术的持续进步。SSO在制定政策上亦会规定相关专利揭露义务和授权时应遵守「公平、合理、无歧视」(FRAND)原则。

其中,将SEP授权模式发挥至极致的莫过于美国高通公司(Qualcomm)。但是,2017年1月,美国联邦贸易委员会(FTC)以高通公司拒绝授权其标准必要专利且采取复杂授权架构,系违反其所参与之SSO所制定IPR policy下FRAND授权专利的政策承诺和美国FTCA第5条规定之不公平竞争方法(unfair methods of competition),于加州北区地方法院提起诉讼。2019年5月,加州地院判决高通公司需与其合作伙伴、客户重新进行谈判以公平合理价格授予竞争对手专利权,且不能跟个别客户签订独家供应协议,甚至在未来7年须接受主管机关的监管。

水能载舟,亦能覆舟。当高通公司以SEP授权架构取得商业上的巨大成功,加州地院的判决亦可能颠覆该公司运营的核心商业模式。因此,在高通案之后,个别厂商如何从该案学习到启示,运用合适手段取得、实施,和防御SEP,即是产业竞争实务的重要课题。

首要任务:取得强而有力的核心专利

欲建立SEP布局,强而有力的核心专利不可少。个别厂商除以创新技术参与SSO运作以形塑产业标准,良好的专利撰写技巧,更关乎该专利是否符合该标准技术「必要性」(essentiality),产品应用和供应链上下游的宽度,甚至伴随产业演进持续适用的广度等专利质量。

是以,撰写专利时,申请人应在技术发明的合理范围中,预先评估该技术可能的产品应用、供应链变化与市场风向,寻求在单一专利的请求项中拓展技术应用范围,甚至在后续发明的专利申请上因应产业走向,靶定潜在侵权人。例如,评估该技术产业上下游供应链不同实施程度,甚至确认关键节点,以拓展SEP权利涵盖的射程范围,亦避免产业技术推进导致采用技术的转变。例如该技术标准是关于一种通讯协定,申请人应撰写相关请求项包含关于应用该通讯协定的方法,一种使用该协定的IC产品,或甚至是一项使用该通讯协定的终端产品。具体言之,在5G的万物连网年代,通讯技术能应用在手机、家用电器、车用电子或无人机等产品;生物基因编辑技术则广泛运用在人类疾病治疗、动植物、种子改良等。

欲达良好SEP布局,本文建议发明人申请多项属于标准必要技术运用的专利并精确对应各项应用,避免仅能涵盖间接侵权或让潜在侵权人回避设计(design around);并在该等专利中延伸出以同标准技术对不同产品应用的请求项。此不仅扩展专利权范围,亦降低整体权利因被潜在侵权人挑战(challenge)成功而失效的结果。此外,撰写前述专利请求项时,除考量可涵盖他项产品专利侵权的范围,也需考量若SEP请求项太过细分,可能因美国专利权利金计算专利贡献度(patent contribution rate)导致在单一专利请求项所能计算的权利金相对减少。但若能在请求项布局时不仅涵盖基础的标准技术,而是扩散至各项应用,则可最大化权利金的计算。

在评估以收购方式取得SEP布局时,个别厂商亦应作与以上所述相同的考量。

宣告专利为SEP的优劣选择

由于当一项产品宣称应采用标准技术时,实务上多可推定其落入SEP的权利范围。因此专利权所有人透过宣告(declaring)使专利成为SEP的最大好处在于实施专利时可以取得较好的授权协商地位。而备受采用的标准技术代表该产业有许多厂商和产品应用该项技术,也意味著有众多授权的潜在标的和权利金。此外,若作为领头羊的个别厂商能越早加入SSO的运作,实务上也代表著更高的可能性使SSO采用该技术为产业标准。由于SSO在政策上鼓励个别厂商揭露符合标准技术必要性的专利和各项应用,所以向SSO揭露专利的厂商在产业标准形塑的过程能发挥更大影响力。

但是,当专利权所有人宣告一般专利为SEP后,亦会损失某部分的权益,例如前述FRAND原则即是在实务上讨论度最高的制约。FRAND限制SEP所有权人必须公平、合理、无歧视的授权该项专利,因此意味著必须将该专利技术授权给市场竞争对手,且无法协商更高的潜在授权金,前述高通案判决即是范例。此外,SSO的智能财产权政策多规定参与者不得请求禁制令(injunctions)以屏除市场竞争对手,且该对手甚至得利用SSO所制定的标准为该技术领域具有通常知识者熟知的技术证明系争SEP不具有进步性(non-obvious),据以无效专利。更有甚者,即使个别厂商宣告其拥有的专利符合SSO制定之标准技术「必要性」的SEP,由于SSO甚少直接认证哪里些专利是SEP,甚至法院得推翻SSO的SEP认定结果,因此「宣告」并非百分之百的保证。

虽然已有如欧盟执委会提案要求SSO自主或担任第三方协助专利主管机关评估专利是否具有标准技术的「必要性」,以为产业和法院确定是否为SEP,但目前为止,在实务上SSO并不负责评估所有宣告的专利是否确实是SEP,因而增添许多不确定性。

小结

当SEP布局成为显学,专利申请人或所有权人在实施SEP之前,应先考量该等SEP面对专利有效性挑战、SEP必要性挑战、未来应用技术的可能转变,和市场竞争对手潜在回避设计的可能性。此外,个别厂商在参与SSO运作前应了解SSO的智能财产权政策,评估以FRAND架构授权对自己的优胜劣败,甚至进一步注意单方面宣告其拥有的专利符合SSO制定之标准技术「必要性」的SEP后,仍具有被法院推翻的风险。在评估以上风险后,才能站稳SEP布局的第一步。

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