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软件与商业模式的可专利性
2014/06/27 23:40
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软件与商业模式的可专利性

听到有人在倡议软件不应该给予专利,相当不以为然,而为此文。

原文刊载于北美智权报第110期:软件与商业模式的可专利性(上)

第111期:软件与商业模式的可专利性(中),及

第112期:软件与商业模式的可专利性(下)

陈宜诚律师,东吴法学硕士/台大电机硕士

专利是个交换制度

我们都知道著作权保护的是观念的「表达」(expression of idea),而专利保护的则是观念的「实施方案」(embodiment of idea),兼及其制造方法与贩卖行为。而专利制度的本质,本就是允许专利权人在专利有效期间内,「柯断」某种创新发明之「实施方案」(例如制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口该物之行为)可获得之经济利益。

世界各国藉由授予专利权人此一「特许之经济利益」,目的是鼓励发明人向社会大众公开其创新发明内涵(所以专利说明书要将技术内容公开至该行业内熟习类似技术者能据以实施的地步),也让他人在专利申请内容公开后可以及早质疑与验证其技术内涵,避免祖传秘方现象,并允许其收费授权他人实施该等专利,扩大生产规模,以提升社会大众之生活质量,且让他人可以以其发明内容为基础再进行研发,避免重复研发与盲目研发,甚至是仿冒抄袭与窃取豪夺等之种种资源浪费与错用现象,让社会与人类文明能藉此技术与利益之交换制度,进行「有序」的「累积」进步。

可专利性(专利适格)

因此,有资格取得专利的发明,必须是利用自然法则之技术思想创作,以产生功效、解决问题,并达成所预期的发明目的。美国专利法明文规定,想要取得专利的保护,就必须提供社会大众「新而有用」(new and useful)的技术进步内涵[1]。而我国专利法上的发明,系指「利用自然法则之技术思想之创作[2],并必须具备「产业利用性、新颖性与进步性」等,也是同样的道理。

由此可见,发明创见并没有软件与硬件之分,只要其是利用自然法则之技术思想创作,以产生功效、解决问题,并达成所预期的发明目的,且并非法定不予专利之事项[3],即具有「可专利性」(Patentability),又可称为具有「专利适格」(Patent Eligible)才是。


而由过去众多美国法院判例发展而来,美国专利实务认为其不具备可专利性的,包括「抽象概念」(abstract ideas),「自然现象」(natural phenomena),与「顺产品」(natural products),以及「自然法则」(laws of nature)等四种「类法定」不具备专利适格的事项[4]

单纯的发现

其中,关于自然现象与顺产物,此类又被称为单纯的发现,读者可参考美国联邦最高法院公元(下同)2013年6月13日关于AMP v. Myriad案[5](下称Myriad案)的一致(9-0)判决。在该Myriad案中,美国联邦最高法院认为DNA的用途是透过其碱基序列而传递信息,而视DNA序列为「信息」,而不是化学的化合物。因此判定,人工纯化单离的DNA,是从自然界单离的信息,仍由自然所形成,是一种自然现象的发现,并不具专利适格,而不受专利权的保护。但DNA的合成方法,有人为成分,也有技术内涵的,仍然被判定具有可专利性(即具有专利适格)。尤其须注意的是,于某些情况下cDNA(体外的DNA复制品)仍具专利适格,是因为他们缺乏天然DNA之内含子(intron)部分。对于本Myriad案判决,前期文章《AMP v. Myriad案:单离DNA不具可专利性》有详尽的报导,敬请各位读者阅览参考。

自然法则

而关于自然法则,读者可参考2012年3月20日美国联邦最高法院Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.[6](下称Mayo案)的一致(9-0)判决。Mayo案所涉专利是个方法专利,是关于一个基于某些使病患对于药物治疗感受性增加或减少的特定DNA序列存在与否之诊断与治疗方法。其请求项指出了使该等药物用在医疗时发生效力的代谢物门槛水平,并利用该门槛水平去测定所需药物的剂量。美国最高法院于该Mayo案判决,依据USC§101,认为该案之专利标的,是一个藉由发现此些特定DNA序列的存在与否来优化药物剂量的方法,其仅是一种自然法则,并不具专利适格性而不能被授予专利。前期文章《医疗诊断技术的可专利性争议》对此Mayo案判决也有所详述,也敬请参考。

抽象概念

本文以下将专注讨论的是,其中属于抽象概念的部分,也就是软件与商业模式所属的程序或方法的可专利性。

抽象概念本身不具有可专利性

软件(Software)与商业模式(Business Model),被归类为抽象概念,过去有蛮长的一段时间,在美国都被视为不具备可专利性,这是因为美国专利相关法院实务判例,一贯以来特意指明排除「算法则」(algorithms),亦即「抽象概念」(abstract ideas)的适用。

例如,美国联邦最高法院于1853年的LeRoy v. Tatham[7],就表示,「抽象的原则属于真理、根本原因或动机,没有任何人能够在这三者之中主张任何专属性权利,因此不能被授予专利。」该院又于1874年的Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard[8]再次表示,「概念本身不具有可专利。」

应用自然法则,所得之新而有用的结构,具有可专利性

美国联邦最高法院,于1939年的MacKay Co. v. Radio Corp. [9]判决认为,「科学定理或其数学表达公式并不是可以授予专利权的发明」,但是它也强调,「在科学定理所提供的知识的帮助下,所创造的新而有用的结构,仍是可以授予专利权的发明。」

这个观点,在1948年作成的Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co.[10]中,被再次强调,「发现前所未知的自然现象的人,并无权就该自然现象主张法律所承认的独占权。如果根据该发现做出任何发明,则该发明必须源自该自然法则的应用,并且是为实现新而有用的目的。

因此,美国专利商标局以及美国法院实务过去皆一直未给予软件与商业模式专利的保护,认为他们是抽象概念,或属于人类智力活动的规则和方法,非为利用自然法则之技术应用,不属于专利法规定之可专利事项,而不具专利适格性。

美国法院对于软件与商业模式可专利性的判准

例如,在1972Gottschalk v. Benson一案[11]的判决中,美国联邦最高法院就裁定一种将二进制编码的十进制数字,转换成纯二进制数字的方法,并不具专利适格(patent ineligible)。正如美国联邦最高法院于本案判决所指出的,该被主张的方法可以使用计算机(计算机)实现,也可用人工方式实现,除此之外,该方法又没有其它新而有用的部分,因而不具备专利适格性

单纯的自动化,并不具有可专利性

这是因为,这样仅仅将人工也能进行的抽象概念(数学算法)或自然法则(物理定理)的计算或转换,仅藉由计算机来加速实现,是单纯的自动化,并没有技术创新,不应该授予专利的保护。

程序与特定物件结合为新而有用的应用,具有可专利性

惟法院肯认美国专利法第101条明文允许「任何」(any)能产出「新而有用」(new and useful)的「程序」(process),就「具有资格」(eligible)来取得专利权的保护,至于其它可专利性要件,则应委由其它条文来规定[12]。这就表示某算法则(软件或商业模式)若能结合某种机械结构或透过某种转换程序,使其能够产生有用、具体及确实的结果,即证实其具有技术内涵,就有可能取得专利。

能将一个物件转换成其它状态或其它物件的程序,具有可专利性

因此,美国联邦最高法院于本案结论认为,对于一项不包含具体机械装置的「程序」(process)权利要求,其是否「能将一个物件转换成其它状态或其它物件」,是判断该权利要求是否具有可专利性的重要线索。而且,美国联邦最高法院尽管认为本案中的权利要求并不具有可专利性,但仍特意指出,本判决并非阻止向软件程序授予专利权。

抽象概念本身不具有可专利性

1978年,美国联邦最高法院判决了Parkerv. Flook[13],再次确认了一项原则,即「发现新颖且有用的数学公式本身,不得被授予专利权」,也就是前述的「抽象概念本身不具有可专利性」原则。在本案中,其专利标的是一种更新警报限值的方法。该方法主要由三个步骤组成。第一步:测量相关工序参数(例如:温度)的当前值。第二步:利用数学算法,计算更新后的警报限值。第三步:调整现用警报限值至更新后的警报限值。

而一般的改变警报限值的方法,与该专利申请中所描述的方法之间,唯一的区别在第二步,即该数学算法或数学公式的使用。因此操作人员只需知道原始警报设定值、适当的安全容许范围、每次更新的间隔时间、当前温度(或其它工序参数)值,以及适当的加权系数(用于计算原始警报设定值和当前温度值之间的平均值),就可利用该数学公式,计算出更新后的警报限值。

以新而有用的方式应用数学算法的程序,具有可专利性

因为除了该数学算法外,该程序并未含有其它新而有用的方法或物件,法院因而认定该新颖且有用的数学公式本身,并不得被授予专利权。但美国联邦最高法院在该案判决也认为,一套程序不会仅仅因为其中含有自然法则或数学算法,而变得不具有可专利性。也就是说,若要拥有可专利性,该程序必须以「新而有用」的方式「应用」该数学算法

能产出有用、具体及确实结果的程序,具有可专利性

1981Diamond v. Diehr[14](下称Diehr案)之判决,美国联邦最高法院又再次强调认为,既然法律明文允许能产出有用、具体及确实结果的程序,就可以取得专利的保护,则法院或专利商标局就不能添加法律所无之限制,而拒绝给予其专利

在本Diehr案中,其专利标的是一种将未固化的合成橡胶,加工成固化的精密产品的成型程序(工序)。该工序利用模具,首先在一定温度和压力下将未固化的合成橡胶原料定型,然后在模具中对合成橡胶进行固化处理,这样产品将保持此一造型与形状,在成型完成后可以直接使用。专利局在审查此案Diehr的专利申请时,认定其所主张的部分工序是由计算机来控制与执行,而其余工序都是「通用或常规步骤」,因此这些工序并不能为其权利要求带来可专利性,Diehr陆续上诉至美国联邦最高法院。

由软件控制之物理程序,具有可专利性

美国联邦最高法院在Diehr案的判决认为,相关权利要求涉及到物件的转化。尽管该权利要求中明确包含了数学公式,但是相关权利要求所寻求保护的对象是一种合成橡胶的固化工序。法院不能仅因为其中利用了数学公式、计算机程序或计算机,就认定该权利要求不属于可授予专利的对象。美国联邦最高法院在本案判决认为,如果一项权利要求含有数学算法,并且经过整体考量,有提供新而有用的应用,则实施或应用该数学公式的结构或工序是专利法的保护对象,而认定Diehr所述固化橡胶的工序,具有可专利性。所以,该判例确立了「由软件控制(Software Controlled)之物理程序(Physical Process)具有可专利性」之原则[15],而美国联邦巡回上诉法院(CAFC)后续又有多则判例确认商业模式亦具有专利性[16]。因此,软件之可专利性,其实是来自美国法院实务所采之判决先例原则。

「机器或转换」测试(MT Test

综前所述,美国法院实务在前述此等判例中,认为

申请专利之「程序」(process),包括软件或商业模式,只要符合以下两个条件之一,即具有可专利性(patent eligible):

l  「它与一特定之机器或装置结合」(”it is tied to a particular machine or apparatus”),或

l  「它将一个特定物件转换成一个不同的状态或物件」(”it transforms a particular article into a different state or thing”)。

上述检测条件,后被实务界简称为「机器或转换」测试基准(Machine-or-Transformation Test;简称MT Test[17],并为美国法院实务与美国专利商标局审查软件与商业方法专利所采用。

例如,于20081030日,美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal CircuitCAFC),针对IN RE BILSKI[18]做出了判决,此案涉及的是「商业方法」(Business Method)专利的申请,关系著商业方法(还有计算机软件)是否为「专利适格客体」(patent eligible subject matter)。CAFC就使用了前述的MT Test来检验系争商业方法是否具备可专利性,而认为其余四种检测方法并不适合(包括CAFC前于 State Street Bank v. Signature Financial Group[19]所使用的测试方法)。此判决确认了MT Test于判定软件程序与商业方法是否具有可专利性上,具有不能动摇的地位。

本案专利请求项1乃描述一种使用在大宗商品供应商以一固定价格销售的大宗商品的消费风险成本管理的方法,其步骤包括:(a)发动前述所指的大宗商品交易商与消费者之间的一系列交易,其中,该消费者是在一固定利率之下,根据历史平均值,购买该大宗商品,而此一固定利率是对应于该消费者的风险立场;(b)识别该大宗商品之市场参与者,对于该消费者而言,是具有反风险立场;及(c)开展一系列大宗商品供应商和该市场参与者在一个第二固定利率之交易,使市场参与者的该系列交易会与消费者的该系列交易处于风险立场之平衡状态。

其实,上述的消费风险成本管理方法就是一种常见且行之有年的「对冲风险管理方法」(method of hedging risk),乃由执行此方法者担任大宗商品与其期货的中间人,针对该等大宗商品提供消费者一固定价格,如此一来消费者就不需要承受忽高忽低的大宗物资价格风险,而中间人则拿著订单去寻找市场上的卖主与其成交,并藉此服务赚取差额。

本案CAFC法官之全席审判庭最终判决结果为93,认定该申请案之权利项并不符合美国专利法35 U.S.C.§101之专利适格标的规定而无效。法院认定该申请人的权利项内所述之对冲风险管理方法,并未能将任何物件改变至另一不同的状态或物件。另外,该方法仅归纳法律义务以及转换其商业风险,并不能符合该MT Test,因为它们并不是有形物体或物质,而且它们也并不代表任何有形物体或物质[20]。接著,Bilski将本案上诉于美国联邦最高法院。

非属抽象概念之程序与方法应具有可专利性,而MT Test 是其重要判准

而在2010629日,美国联邦最高法院就在Bilski v. Kappos[21]判决(下称Bilski案)中确认CAFC的判决,表示Bilski公司并无法就其大宗商品的避险交易操作方法,即对冲风险管理方法」申请专利。

单纯的自动化,并不具有可专利性

美国联邦最高法院乃对系争专利请求项执行该MT Test测试,发现Bilski的商业模式发明并不能通过此检验,其并不能产出「具体结果」(Tangible Result),判定其仅为「抽象概念」(abstract idea,所以认定其并不具专利适格(patent ineligible[22]

这是因为,这样仅仅将人工也能进行的抽象概念(数学算法)或自然法则(物理定理)的计算或转换,仅藉由计算机来加速实现,是单纯的自动化,并没有技术创新,就不应该授予专利的保护。

但同时美国联邦最高法院在该判决中,驳斥CAFC的见解,认为不应以MT Test为确认方法或程序专利标的是否具有专利适格性的唯一判断标准,认为如此一来将增添法条所无之限制,并不适当。因为本Bilski案判决相当重要,所以详述其意见如下。

在本BilskiAnthony Kennedy大法官所代表撰写的多数意见判决书指出,美国最高法院过去判例一再提醒,不应导入国会立法时未明示的限制条件。诠释专利法条文时,除非法规另有定义,否则应以文字的通常意思解释。对照适格方法发明的相关判例来看,这项通则仅有一组确定之例外,即「自然法则」(Laws of nature)、「物理现象」(natural phenomena)与「抽象概念」(abstract ideas)不可授予专利。此些例外虽未写入法条内容,但35 USC 101有明文规定,唯有「新而有用」(new and useful)的人为发明才能授予专利,而此些例外皆非人为之新而有用技术研发成果,基本符合本条条文意旨,且行之久远,已有150年的历史。

具有专利适格性的程序发明,必须具有特定实际应用

也就是说,美国联邦最高法院于本案判决中认为,35 USC 101条文明文规定,凡符合新而有用要件之「程序」(process)、「机器」(machine)、「制品」(manufacture)、「物之组合」(composition of matter四类人为发明皆具有资格可申请专利(若要获证,还须符合其它本法所规定的条件),但过去150年来的美国法院实务判例(如本文前所述),已将自然法则、物理现象及抽象概念列为除外事项,例如「科学原理」(scientific principles)、「自然现象」(naturally occurring phenomena)、「思考过程」(mental processes)、「数学算法则」(mathematical algorithms)等,皆列为并不具有专利适格性之客体,美国联邦最高法院也极为赞同。

因此,该案判决多数意见认为,依据35 USC 101法条之文义解释,「一个具有专利适格性的程序(软件或商业方法)发明,必须具有特定实际应用[23]。美国联邦最高法院对其执行MT Test,发现Bilski的商业模式发明并不能通过此检验,认为其并不能产出具体结果,而判定其仅为抽象概念,所以并不具可专利性。

MT Test并非方法专利适格性的唯一判断标准

但多数意见也认为,若以MT Test35 USC 101适格方法发明的唯一判断标准,将违背前述之法条诠释原则,且增添法条所无之限制,并不适当。且依同法第 100(b)项对于「程序」的定义,第§101条规定之「程序」(process)一词意为:程序、「技艺」(art)或「方法」(method),并包括对既知程序、机器、制品、物之组合、材料(material)等做新的利用[24]若依通常意思来解释,这段话并没有表示可授予专利的程序需要有搭配机器装置或伴随物品转换的限制条件。

换言之,决定一个程序或方法发明是否符合美国专利法第101条定义时,美国联邦最高法院先前判例虽也显示MT Test可作为验证的工具,并提供有用而重要的判断线索,但它强调其并不是决定方法发明之专利适格性的唯一判断标准。

因此,该判决再次强调,依据美国专利法第§101条规定,前述之「机器或转换」测试(MT Test)并不是决定一个程序(软件或商业方法)发明是否具有专利性的唯一方法。所以,即便Bilski主张的方法发明无法通过MT Test的判断标准,亦不代表Bilski所主张的方法发明并非35 USC 101规范可授予专利的发明。

Bilski案之后的可专利性判准(Alice v. CLS Bank案)

通过分析前述所有的美国判决先例,于Bilski案判决做成之后,对于可专利性的判准,我们可以明确以下几点:

l  如果一项权利要求所包括的内容,除了自然规律、物理现象或抽象概念之外,几乎没有其它内容,则该权利要求极有可能并不属于可授予专利的对象。

l  对于一套数学公式,如果只是把应用范围限制在某个特定的技术用途,则该数学公式并不会因此变成可授予专利的对象。这是因为抽象的数学公式本身并不具有专利适格性,所以无论该专利申请范围包含了该公式的全部用途,还是申请人所限制的部分特定用途,都不能被授予专利。

l  对于一项包含数学算法(Algorithm)的专利请求项,如果除了数学算法之外,还包括其它独创概念或新而有用之结构,则该请求项可能具有专利适格性。

遗憾的是,对于包含数学算法的程序与方法权利要求(请求项),如何认定该权利要求是否属于美国专利法第101条所规定的可授予专利对象,如Bilski案判决所述,到现在还没有简单直接的判断标准。但如果一项权利要求:(1)与特定的机械或设备结合;或者(2)能将特定物件转换成其它状态或其它物件,亦即如果该权利要求满足了前述的MT Test判准,则该权利要求就很有可能是属于美国专利法第101条所规定的可授予专利对象,而具有专利适格性

也就是说,对于程序与方法的发明,美国联邦最高法院,在Bilski案判决上,基本上是维持其一贯的见解,也就是说「能产出有用、具体及确实结果的程序,具有可专利性」,但「抽象概念本身」与「单纯的自动化」,并不具备可专利性。但是由于美国联邦最高法院在该案判决又说,MT Test虽然可作为验证一个程序或方法发明是否具有可专利性(专利适格)的重要工具,但它强调其并不是决定方法发明之专利适格性的唯一判断标准。

如此一来,下级法院,尤其是CAFC,因为美国联邦最高法院在2010年的Bilski案判决里说MT Test并不是判断程序与方法发明的可专利性之唯一判准,他们就又要忙著去寻找其它具体可行的判准作为替换或补充了。下面笔者以另一Alice v. CLS Bank判例,来做说明。

保付交易商业模式

澳洲Alice公司拥有四个美国专利,美国专利号分别为5,970,4796,912,5107,149,7207,725,375,所请发明简单来说,就是个中间有第三方介入的电子交易平台,交易前先由公正第三方确认买卖双方帐户金额与履约能力,确定没有问题之后,再由此一第三方指示双方完成交货与付款,其操作概念等同传统之「保付」(Escrow)交易模式的电子化,可降低买卖双方交货与付款的风险[25]

CLS Bank International  CLS Service Ltd.20075月向哥伦比亚地方法院对Alice Corporation提出确认之诉,地方法院以即决判决(summary judgment)否定此四个专利的可专利性,因其为Bilski案中所确立的抽象概念,而宣布该等专利无效。

CAFC第一次Alice v. CLS Bank判决

Alice公司不服地院判决而上诉,如前期文章《苹果与谷歌专利大战之省思-论专利损赔计算、标准基础专利与软件与商业模式的可专利性》所述的,于201279日,美国联邦巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit,简称CAFC),在CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. Ltd.[26](以下简称CLS Bank案),以2-1的判决认为「以计算机实施的方法、系统与产品」(computer-implemented methods, systems and products)所取得之专利,在美国专利法(35 U.S.C. § 101)规定下,除非有「明显证据」(Manifestly Evident)显示其包含的是抽象概念,否则仍为有效[27],因而推翻了地院的判决,认为因该等方法是嵌入于机器,且该计算机之于所请求发明是有技术性的实施,故系争专利请求项并非抽象概念,而符合美国专利法第101条之要件。此判决的分歧,代表此方法或程序发明之可专利性的议题仍存有极大争议。

「明显证据」测试(ME Test

多数意见还在该CLS Bank案判决里表达了CAFC使用前述之「机器或转换测试」(MT Test)以决定「用计算机实施之方法或程序」之抽象性(abstractness)上的困难,在研析了CAFC近期判例[28]后,Linn法官主笔的多数意见认为,「若当此一机器被加入后,若形成一个对于保护范围有意义的限制,而且是该方法能够被实行的重要因素,而不是仅使某解答较快被完成,例如仅藉助计算机明显较快之运算能力,那么该机器前述之限制即使得该方法具有可专利性」[29],而推翻了地院的判决,认为因该等方法是嵌入于机器,且该计算机之于所请求发明是有技术性的实施,因而认定Alice公司的专利具备专利适格而有效。

两周后的另一CAFC判决,在Bancorp Services, L.L.C. v. Sun Life Assur. Co. of Canada[30]案上,CAFC法官除使用MT Test外,即以系争请求项(Claim 9 of U.S. Patent No. 5,926,792)所述之计算机并非该方法能够被实行且产生有用、具体与确实结果的「重要」因素,未能通过此一ME Test,而判决该专利请求项无效[31]

笔者认为对于「用计算机实施之方法或程序」,于前述的「MT Test」测试基准之外,CAFC再增加此一具有「明显证据」,显示「计算机为该方法能够被实行且产生有用、具体与确实结果的重要因素」,而可证明其并非属于单纯自动化的「ME Test」测试基准,其用意就是要求该等用计算机实施之方法或程序,须证明其与一般来说并不具专利性的程序不同,「该计算机须与该发明程序整合,且使其具有以人工计算或演算该程序所不能达到的功效[32],才能确定其非为不具专利性之抽象概念,并非「恣意增加法令前所无之限制」。

单纯的自动化,并不具备可专利性

笔者认为,该判决所谓「计算机为该方法能够被实行且产生有用、具体与确实结果的重要因素,而不仅使某解答较快被完成」,其实是「并非单纯将现有程序用计算机程序编码(亦即编写程序,program coding后用计算机完成」的另一种表述方式,其实就是换个方法表示前述多则美国实务判例所认定的,「单纯的自动化,并不具备专利适格」的看法。

这是因为,程序写作者(programmer)照著某算法(流程图)与资料结构,去编写程序,其所得的结果,是一个创作没错,但是其仅能得到著作权,对于该表达方式(程序码)的保护。这是因为,若抽离了那个算法与附属的资料结构后,程序写作者所实行的,仅仅是编辑与翻译等行为,其中并没有任何技术进步内涵,更不要说什么发明创见了。

但是此案CAFC的第一次判决,多数意见以此ME Test判准,对于Alice公司系争专利操作的结果,却不太合理,这种常见的第三方保付交易方法,仅仅用计算机程序与系统来完成,其实就是把既有的人工程序「单纯自动化」而已,这分明是最高法院多则判例所明指的抽象概念,或其单纯的自动化实施行为,它怎么会产生可专利性呢?

而且,该判决多数意见不应该先推定用计算机实施的方法或程序,具有可专利性,然后要求能找到所谓「显著证据」,证明其为非后,才能推翻此认定,笔者认为这样是不对的。应该是找到显著证据,证明其为抽象概念本身,或其单纯的实行行为,就可以判定其不具可专利性;而若找到显著证据,证明其有应用抽象概念,且有新而有用的其它技术思想,并产生有用、具体与确实的结果,就可以判定其具有可专利性才是。

修正后之「明显证据」测试(ME Test)判准:非为「单纯自动化」

所以,笔者认为本判决所提出之原ME Test判准与其应用方式并不正确,该ME Test判准应进行修正,判断用计算机实施之方法或程序,并非为单纯之自动化实施行为,如下所示:

若用计算机实施之方法或程序,有明显证据显示其为「单纯的实施自动化」(将商业方法、数学公式或算法转换为计算机程序),或「单纯将现有程序用计算机程序编码后用计算机完成」,而无其它新而有用的部分,则其极可能并不具备专利适格,并不能得到专利的保护。

所以,在笔者这样的解读下,CAFC于此案创设的ME Test判准,经过修正后其实只是重复前判例见解,强调「单纯的自动化,并不具备专利适格」,它就并不是美国联邦最高法院于Bilski案所明文驳斥CAFC的「恣意增加法令前所无之限制」,而如同MT Test一般,可以被法院或专利局用于判断程序请求项是否具备可专利性。

CAFC第二次Alice v. CLS Bank联席判决

CLS Bank公司不服前述判决,而请求CAFC全院联席(en banc)审理,CAFC进行重新审理后,于2013510日公布本CLS Bank10名法官的联席重审结果,如前期文章《CLS Bank案看35 USC 101可予专利客体争议》所述的,这是一纸未提示撰稿人的Per Curiam法庭意见书:多数法官分析判断该案请求项描述的只不过是传统保付(Escrow)交易概念,并未包含多于抽象概念或自然法则的额外特征,亦即并未增加了有意义的特征,计算机的存在,对其实施亦非重要,而肯认该案系争方法请求项及媒体请求项,并不符合美国专利法第101条规定,并不具专利适格而无效,而系争系统请求项是否为美国专利法第101条所规范的可授予专利客体,正反意见各获5票,故仍维持地院原判,系统请求项亦非美国专利法第101条所规范的可授予专利客体,也为无效。

但多数意见,还增加了要分析请求项剩余内容,判断是否写入其它实质限制/特征,以确认其专利范围实际上并未一网打尽所述概念的所有应用,亦即应避免专利先占(preempt)某特定概念的所有应用。这点笔者认为有点画蛇添足,且不知所云。

笔者认为,不管该等专利请求项是否先占某抽象概念的所有应用,如果某发明,应用了自然法则/抽象概念,进行了某种转换,而产生有用、具体与确实的结果,既非抽象概念或自然法则本身,也不仅是单纯的自动化行为,则其就具有可专利性,可以得到专利的保护才是。

也就是说,对于「用计算机实施之方法或程序」,如果该发明(技术方案)所含程序能将算法(数学公式)与某种机器设备结合,或使物件产生状态变化或其它物件,而产生有用、具体与确实的结果,而不仅仅是用计算机加快了解答的完成,亦即通过了MT Test判准,与(经笔者修正的)ME Test判准,这发明以整体观之,就极有可能具有符合美国专利法第101条所规定的可专利性

Newman法官在其意见书中也特别指出,CAFC以联席审理方式重审本案,原是为了替美国专利法(35 USC)第101条提供客观标准、降低判断变量,但最后不仅未达共识,更产生至少3套判断标准,各吹各的调,则诉讼结果可能因合议庭组成阵容而有变化,专利适格性成了不提白不提的投机性诉讼攻击标的,如此结果会使专利制度显得更不可靠,造成厂商成本增加,而不利创新,对于其说法,笔者深以为然。

美国联邦最高法院Alice v. CLS Bank判决

这个案子还没打完,Alice公司当然不服上述CAFC认定其所有专利请求项并不具专利适格性而无效的联席判决,上诉美国联邦最高法院。经过超过一年的审理后,于2014619日,美国联邦最高法院作出著名的Alice corp. v. CLS Bank[33](下称Alice Corp.案)判决,再次确认该等请求项为不具专利适格性(patent-ineligible)的抽象概念(abstract idea),并非美国专利法第101条规范之可授予专利的对象。

美国联邦最高法院于本Alice Corp.案判决强调,以人类智能堆砌的技术应用,如同院先前Mayo[34]判例所示,应该要产生某种「转换」(transformation),才可能是可授予专利的标的,而具有专利适格性。而且,如Mayo 案所示的两段式判断架构(Framework),该转换,不能仅是抽象概念的「单纯自动化」实施行为,在抽离了该等抽象概念后,是否还含有其它「新而有用」的「创造概念」(inventive concept。因此整篇判决多数在讨论这个概念,是否系争专利所主张的权利要求(请求项)能否通过MT Test,而具有可专利性。当然,其中很重要的依据就是同院2010年做出的Bilski判例,内容如本文前所详述。

Alice corp.案判决还强调的,无论是自然法则、物理现象、抽象概念哪里一类专利适格性之例外,不管属方法、机器、制品、物之组合哪里一种发明,都应以同一套标准进行审查,而且指明应以Mayo 案所示的两段式判断架构为准据

对于本Alice Corp.案,美国联邦最高法院由法官Thomas主笔的判决理由书,据此最后宣判:『本案系争专利发明,包括方法、储存媒体、系统类型请求项,其个别元件经独立或顺序组合后评估,都只是以非特定的一般计算机实施抽象概念发明,缺乏「创造概念」(inventive concept),不足以把并不具专利适格性的抽象概念,转换为具专利适格性的抽象概念之应用,因此全部都不属于美国专利法101条所规范的可予专利客体。[35]

也就是说,美国联邦最高法院于该判决再次明文指出,「仅使用一般的计算机系统来实施一抽象概念,单纯的自动化,并不能使其转化成具有可专利性的标的。[36]」法官SotomayorGinsburgBreyer等更出具协同意见书,一致认定仅描述商业交易方法的权利要求(请求项)为抽象概念。

总之,如前文所述,含有新而有用的技术思想(创造概念)或结构,且产生有用、具体与确实的结果的计算机软件或商业方法,具有可专利性,已经通过美国联邦最高法院与美国CAFC多则判例厘清,并创设了MT Test与(经笔者修正后的)ME Test来判断其是否属于抽象概念的基准,再经过BilskiAlice Corp.等案的反复强调后,已获得美国法院实务之普遍支持与认可。笔者试将其归纳于下。

可专利性的判准(Alice v. CLS Bank案之后)

如果某发明,应用了自然法则或抽象概念,进行了某种转换,以整体观之,若有显著证据显示,除该法则之外,含有新而有用的技术思想(创造概念)或结构,且产生有用、具体与确实的结果,则该发明极有可能具有可专利性;若有显著证据显示,其为抽象概念或自然法则本身,或其实施行为,或该转换仅是单纯的自动化行为,则其就极有可能不具有可专利性。

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笔者接著介绍USPTO据此制作的关于可专利性的最新审查指引,接著简介中国与台湾与可专利性相关的审查基准规定,提供各位读者参考。

美国专利商标局的新指引

在美国联邦最高法院作出Alice corp. v. CLS Bank判决之前,于2014年3月4日,美国专利商标局(USPTO)就已经公布了关于如何根据35 USC§101来解读法定可准专利标的之限制条件的新指引,而此一于Bilski、Mayo及Myriad等案作出后新修正的指引,系有关于如何界定抽象概念,不仅只是针对生物技术,而将会影响所有的专利法领域。也就是说,如同后续的Alice corp.案判决所强调的,美国联邦最高法院于Mayo案确立了一个重要的判断原则,认为无论是自然法则、物理现象、抽象概念哪里一类专利适格性之例外,不管属方法、机器、制品、物之组合哪里一种发明,都应以同一套标准(亦即此一采用Mayo两阶段式判断架构的新指引)进行审查。

这项指引,除了纳入前述的MT TestME Test之外,还把2013年宣判之美国联邦最高法院Myriad[37]判决列入考量,也同时考量了最近的其它美国联邦最高法院相关判决,如Mayo案,Bilski案与Diehr案等,尤其是反映了如Mayo 案所示的两段式判断架构,前期文章《美国专利商标局针对于抽象概念与专利标的适格性之新指引》对于如何使用此一指引已有所详述,请各位读者自行参阅。

但美国最高法院2014619日发表Alice Corp.判决结果后,USPTO 同年同月25日便据以发出初步公告“Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.,指导内部人员除自然法则/自然定律、自然现象、顺产物外,也应利用Mayo两阶段分析法来审查涉及抽象概念(尤其是使用计算机实施者)的专利申请标的,并自即日起生效,取代原订定的MPEP 2106(II)(A)(B)两节内容,因此该新指引应再次修正如下所示[38]

但请各位读者特别注意,于该公告中,USPTO明确告诉审查委员:「订定于MPEP 2106(I),用来决定专利标的适格性的审查基准,并未改变。」(“[T]he basic inquiries to determine subject matter eligibility remain the same as explained in MPEP 2106(I).” 


对于所有可能涉及法定不予专利项目的专利申请标的,包括涉及抽象概念(尤其是使用计算机实施者)、天然产物、自然法则/自然定律、自然现象等的专利申请标的,都应利用Mayo两阶段分析判断架构进行审查。

1.           *在步骤(2)首先检查该请求项是否描述或涉及法定不予专利项目,例如抽象概念、天然产物、自然法则/自然定律、自然现象等?

在此新指引中所导入之第一项修改,系与什么是属于天然产物(主要是基于美国联邦最高法院MyriadMayo两案之判决)或是自然法则,这些法定不予专利项目有关,并扩增可能会落入这些法定不予专利项目的范畴,尤其是DNA序列。

而在Alice Corp.案所新提及的抽象概念例证,包括:(1) Fundamental economic practices(2) Certain methods of organizing human activities(3) An idea of itself,以及(4) Mathematical relationships/formulas,也应纳入考量

2.           **新指引的第二项修改,是加入了步骤(3)之区辨方式,接著判断该请求项的整体内容是否描述了与法定不予专利项目「显著不同」(significantly different)的事物?

其系基于该请求项与典型的法定不予专利项目,是否具备「显著不同」来进行区辨,而使得即使其确实或可能包含一个法定不予专利项目者,仍得以具有可专利性。请求项必须以整体观之,所有元件都必须独立及综合考虑。而底下是USPTO所提供,可协助进行此区辨判断的一些例示。

表一:是否具备专利适格性之因素

倾向于具备专利适格性之因素

(显著不同)

Factors that weigh toward eligibility

(significantly different)

倾向于不具备专利适格性之因素

(并非显著不同)

Factors that weigh against eligibility

(not significantly different)

a) Product claim recites something that initially appears to be a natural product, but after analysis is determined to be non-naturally occurring and markedly different in structure from naturally occurring products.

g) Product claim recites something that appears to be a natural product that is not markedly different in structure from naturally occurring products.

b) Other elements/step in addition to judicial exception impose meaningful limits on the claim scope.

h) Other elements/step in addition to judicial exception are recited at a high level of generality.

c) Other elements/step in addition to judicial exception relate to the judicial exception(s) in a significant way, e.g., they are more than insignificant extra-solution activity.

i) Other elements/step in addition to judicial exception must be used/taken by others to apply the judicial exception(s).

d) Other elements/step in addition to judicial exception impose do more than describe the judicial exception(s) with general instructions to apply/use it.

j) Other elements/step in addition to judicial exception are well-understood, purely conventional or routine.

e) Other elements/step in addition to judicial exception include a particular machine or particular transformation, which implements or integrates the judicial exception(s).

k) Other elements/step in addition to judicial exception are insignificant extra-solution activity, e.g., are merely appended to the judicial exception(s).

f) Other elements/step in addition to judicial exception add a feature that is more than well-understood, purely conventional or routine.

l) Other elements/step in addition to judicial exception amount to nothing more than a mere field of use.

资料来源;USPTO

若请求项写入的是抽象概念,则应判断有无元件或元件组合足以将该请求项提升为「远非」(“significantly more than”)纯粹的抽象概念,以转化成可予专利的抽象概念之应用。同时,新指引也将Alice Corp.案判例所提及的几个例示纳入,如下所示,以供参考。同样的,该等请求项必须以整体观之,所有元件都必须独立及综合考虑。

表二:对于写入抽象概念的请求项,是否能证明具备专利适格性的技术特征

可能足以证明其具备专利适格性的技术特征

显然不足以证明其具备专利适格性的技术特征

  • Improvements to another technology or technical fields 
  • Improvements to the functioning of the computer itself 
  • Meaningful limitations beyond generally linking the use of an abstract idea to a particular technological environment
  • Adding the words "apply it" (or an equivalent) with an abstract idea, or mere instructions to implement an abstract idea on a computer
  • Requiring no more than a generic computer to perform generic computer functions that are well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry

资料来源;USPTO

中国专利审查指南相关规定

如前期文章《中国关于涉及计算机程序发明专利申请权利要求项的相关规定》所述,大陆的审查指南第二部份第九章第二节说明了权利要求(请求项)保护的解决方案,如下列几种情况,则系属于智力活动的规则和方法,而不属于专利保护的客体:

1. 权利要求项仅仅涉及一种算法或数学计算规则、或者计算机程序本身或仅仅纪录在载体(例如磁碟片、磁带、光盘、磁光盘、ROMPROMVCDDVD或者其它的计算机可读取的介质)上的计算机程序、或者游戏的规则和方法等。

2. 权利要求项除其主题名称之外,对其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则、或者程序本身、或者游戏的规则和方法等。

3. 解决方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题、或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的计术手段、或者获得的不是受自然规律约束的效果。


但如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决「技术问题」,在计算机上运行计算机程序从而对外部或内建物件进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的「技术手段」,并且由此获得符合自然规律的「技术效果」,则这种技术方案属于专利保护的客体。


请注意,上述的涉及计算机程序的发明专利,是否具有可专利性的判准,与欧洲专利局(EPO)所采用的判准,基本上是一致的,即要求软件专利标的符合「技术解决方案」(Problem Solving Approach),拥有「创造内涵」(Inventive Step),即具备可授予专利之「技术思想」。欧洲主流实务一向认为不论软件、硬件或方法,可专利性的判准,就是判断其是否为一具备创造内涵的技术思想。例如,德国法院早于1969年所作成的「红色鸽子」判决,就确认了德国专利局行之多年的实务见解,认为「有计画的利用生物的现象与自然力以达到因果关系上可预见之结果的行为」(包括动植物育成方法及其产物)应被视为「技术思想」,而具有可专利性。该案对于何谓「技术思想」所做之定义,更是一直为德国学说与实务所遵守,至今仍屹立不摇。


例如,应用于工业化生产的自动化设备,需要通过计算机软件加以控制,科研人员设计一套新的计算机软件,使其控制精度得以提高,自动化设备的运行效率也大为提高,从而有效地提高了生产效率,产生了良好的技术效果,这类计算机软件就可以通过申请专利的形式加以保护。

台湾专利审查基准相关规定

台湾的专利审查基准规定:凡申请专利之发明中计算机软件为必要者,为计算机软件相关发明。计算机软件相关发明之请求项可区分为方法请求项及物之请求项,其中物之请求项包括以装置、系统、计算机可读取记录媒体、计算机程序产品或其它类似标的名称为申请标的之请求项。


计算机软件相关发明与保护计算机程序原始码或目的码之计算机程序著作不同,计算机程序著作为著作权法保护之标的。著作权仅保护理念之外在表现形式,而不及于理念之具体实施步骤。而专利法及著作权法所保护之客体不同,彼此间并无冲突,亦即「计算机程序著作」(著作权)与「计算机软件相关发明」(专利权)各有其保护目的,可以共存。


判断申请专利之发明是否符合发明之定义时(即具有「可专利性」,或称「专利适格」),应考量申请专利之发明的内容,而非申请专利范围的记载形式,据以确认该发明之整体是否具有「技术性」。申请专利之发明仅一部分非利用自然法则,不得谓其不符合发明之定义(这也就说,须以「整体」,观察其效果)。


当计算机程序在执行时,若产生超出程序和计算机间正常物理现象的技术功效,则解决问题之手段的整体具有技术性。所谓技术功效,系指超越程序执行时计算机内部电流电压改变等物理效果,而使申请专利之发明产生技术领域相关功效。(这个描述,跟非属单纯自动化行为,或具有创造内涵,有异曲同工之妙。)


上述判断应以请求项所载之技术特征为基础,惟因计算机软件相关发明的特殊性,往往需参酌说明书内容方能了解请求项每一特征之本质含意,故审查时应以每一请求项所载之发明的整体为对象,并参酌说明书、图式及申请时之通常知识,将该发明所欲解决之问题、解决问题之技术手段及对照申请时之通常知识作为一整体予以考量,进行综合判断。


若请求项未明确记载必要技术特征,但参酌说明书、图式及申请时之通常知识,可认定其发明之整体具有技术性,而非寻求自然法则、数学公式、商业方法、人为规则、信息揭示、美术创作等本身的保护,则应以请求项不明确为由,通知申请人申复或修正。若认为计算机软件或硬件在发明中扮演了相当重要的角色,但说明书未明确且充分揭露,例如软硬件如何协同作业、如何解决问题,则属无法据以实现之问题。

结论:

以现在世界大部分国家的专利相关法规的规定来说,软件与商业模式是可以申请专利的保护的,但是主要需要符合三大要求,一是并非全为自然法则、数学公式、商业方法、人为规则等抽象概念,或其实施行为,二是必须有技术内涵(使用技术手段,来解决技术问题),三是必须产生技术领域相关功效。


凡申请专利之发明中计算机软件为必要者,为计算机软件相关发明。而计算机软件相关发明之请求项可区分为方法请求项及物之请求项,其中物之请求项包括以装置、系统、计算机可读取记录媒体、计算机程序产品或其它类似标的名称为申请标的之请求项。读者就可以用本文前述的美国判例法发展出来的MT Test、(经笔者修正之)ME Test,以及USPTO的新指引为准则,来检视自己公司的发明或事务所所撰写的请求项是否符合上述专利法关于可专利性的要求。


各位拿到专利申请书草稿后,还可以进行该发明的专利三性,即利用性、新颖性与进步性的自我检测(这边主要是相关先前技术的查找与比较)。建议各位发明人更要检验该专利申请案的说明书,是否能够支持请求项的要求,是否讲到刚刚好,不要过度揭露,但也不要讲太少,让他人不能据以实施,以至于专利会被核驳或被主张无效。而专利申请案的请求项,更要检查其写得是否适度含糊,以扩大均等范围,但又要力求精确,以免被核驳或被判决无效等。


还有,专利申请案的权利要求(请求项)应该都要写成多层防御型式,将共通的架构抽取出来,写成最精简的独立项,以扩大专利范围,但扩大的专利范围,能找到前案的机率也变大,所以比较容易被核驳或无效掉。所以,请求项写成多层次的好处是,若带头的请求项(例如独立项)被核驳或无效掉,它还可以跟后续的请求项(例如附属项)结合起来,让您能继续保有较限缩的专利范围,而不是什么都没有,白忙一场。


以往单纯计算机软件发明几乎无法准予专利,因此计算机软件大多以著作权方式来加以保护。然而著作权仅保护理念(idea)之表达形式,而不及于理念之功能。并且,著作权无法排除他人同一内容之创作。再者,近年来软件工业蓬勃发达,各国均认为计算机软件势必需就实质技术功能给予鼓励与保障,并可加以利用,以促进产业发展。因此,我国透过专利法保护,使计算机软件取得软件专利权,符合先进国家普遍之做法,殊值赞同。


[1] 美国专利法35 U.S.C. § 101规定:「任何人发明或发现任何新而有用的程序、机器、制品、物的组合或以上各项新颖而有用的改良,于符合本法之其它基本要件时,均可获准专利。」35 U.S.C. 101 Inventions patentable. “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

[2]  21  发明,指利用自然法则之技术思想之创作。

[3]  24  下列各款,不予发明专利:

一、动、植物及生产动、植物之主要生物学方法。但微生物学之生产方法,不在此限。

二、人类或动物之诊断、治疗或外科手术方法。

三、妨害公共秩序或善良风俗者。

[4] 关于专利适格事项,我国专利审查基准,基于专利法关于发明的定义,因其系指「利用自然法则之技术思想之创作」,也列出了四类不具备专利适格的项目。其中非属利用自然法则的类型,大致有(1)「违反自然法则」者,例如永动机;以及(2)「非利用自然法则」者,例如教学方法;人为规则或方法 - 游戏或运动规则;以及需借助人类推理力、记忆力等之心智活动等。而其中不属于技术思想之创作者,大致可归纳为(3)「自然法则本身」 - 不具技术性,但其之应用若具备技术性就具有可专利性;(4)「单纯之发现」 - 自然界固有的物、现象及法则之科学发现,并不具技术性,非属技术思想。例如,个人技能,单纯之信息揭示,以及单纯之美术创作等。

[5] Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 569 U.S. 12-398 (2013).

[6] Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 566 U.S. 10-1150(2012).

[7] "principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right.", LeRoy v. Tatham, 14How.156,175 (1853).

[8] Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 20wall.498,507(1874).

[9] MacKay Co. v. Radio Corp., 306 U.S. 86,94(1939).

[10] Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co., 333 U.S.127, 130(1948).

[11] Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63(1972).

[12] 美国专利法35 U.S.C. § 101规定:「任何人发明或发现任何新而有用的程序、机器、制品、物的组合或以上各项新颖而有用的改良,于符合本法之其它基本要件时,均可获准专利。」”Whoever invents or discovers any new and usefulprocessmachinemanufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

[13] Parkerv. Flook, 437 U.S.584(1978).

[14] Diamond v. DiehrSIDNEY A. DIAMOND, COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS, PETITIONER, V. JAMES R. DIEHR, II AND THEODORE A. LUTTON, 450 U.S. 175 (1981).

[15] Ryan Paul, SCOTUS to hear Bilski case, may be huge for software patents, CIVILIZATION & DISCONTENTS, LAW & DISORDER, June 2 2009, 10:43pm.

[16] 例如,State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed.Cir.1998)AT&T Corp. v. Excel Communications Inc., 172 F.3d 1352 (Fed.Cir.1999).

[17] Leonid Kravets , “a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101.”, Thinking about design patents, Panitch Schwarze Belisario & Nadel LLP, Lexology, September 5 2012.

[18] In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008).

[19] State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed.Cir.1998).

[20] 谈定宇,「商业方法专利案例探讨─IN RE BILSKI 与美国专利法§101之专利适格标的」,北美智权法规研究组,北美智权报。

[21] Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010), http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf.

[22] Nate Anderson, Supreme Court: "business method" and software patents OK, CIVILIZATION & DISCONTENTS, LAW & DISORDER, June 29 2010, 1:08am.

[23] “A process claim, to be statutory under 35 U.S.C. 101, must be limited to a particular practical application”, Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010).

[24] 美国专利法35 U.S.C. § 100规定”(b) The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.”

[25] “Alice Corporation (“Alice”) is the owner of U.S. Patent Nos. 5,970,479 (“the ’479 Patent”), 6,912,510 (“the ’510 Patent”), 7,149,720 (“the ’720 Patent”), and 7,725,375 (“the ’375 Patent”). These patents cover a computerized trading platform for exchanging obligations in which a trusted third party settles obligations between a first and second party so as to eliminate “settlement risk.” Settlement risk is the risk that only one party’s obligation will be paid, leaving the other party without its principal. The trusted third party eliminates this risk by either (a) exchanging both parties’ obligations or (b) exchanging neither obligation.”, see note 26.

[26] CLS Bank International v. Alice Corp. Pty. Ltd., 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012),http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1301.pdf.

[27] Fenwick & West LLP, The Federal Circuit addresses the abstract idea exception to 35 U.S.C. § 101, Lexology, August 27 2012.

[28] Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S. Ct. 1289 (2012).

[29] "Where the addition of a machine impose[s] a meaningful limit on the scope of a claim, and play[s] a significant part in permitting the claimed method to be performed, rather than function[ing] solely as an obvious mechanism for permitting a solution to be achieved more quickly, i.e., through the utilization of a computer for performing calculations, that machine limitation renders the method patent eligible."

[30] Bancorp Services, L.L.C. v. Sun Life Assur. Co. of Canada, 2012 WL 3037176 (CAFC 2012),http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1467.pdf.

[31] Raymond Millien, Business Methods (and Software) are Still Patentable!, Patents & Patent Law, IPWatchdog.com, August 28, 2012 @ 7:25 am.

[32] “To salvage an otherwise patent-ineligible process, a computer must be integral to the claimed invention, facilitating the process in a way that a person making calculations or computations could not…”, See note 17.

[33] Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intl, No. 13-298, 2014 BL 170103 (U.S. June 19, 2014),http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf.

[34] Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 566 U.S. 10-1150(2012).

[35] 黄兰闵,USPTO公告(计算机实施)抽象概念相关发明新审查指南,北美智学院,2014/6/26

[36] "We hold that the claims at issue are drawn to the abstract idea of intermediated settlement, and that merely requiring generic computer implementation fails to transform that abstract idea into a patent-eligible invention.", http://www2.bloomberglaw.com/public/desktop/document/Alice_Corp_v_CLS_Bank_Intl_No_13298_US_June_19_2014_Court_Opinion.

[37] Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013).

[38] 黄兰闵,USPTO公告(计算机实施)抽象概念相关发明新审查指南,北美智学院,2014/6/26

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